專利民事侵權事件當事人書狀注意事項
※以物之發明為例。
一、第一審專利民事侵權事件
(一)起訴狀所載事實及證據,應包含下列事項:
1.請求權基礎-例如:
(1)依民法第184條第1項前段規定,主張成立故意之侵權行為,請求賠償損害○○○元。
(2)依專利法第96條第1項前段、後段規定,請求被告不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害原告第○○○號「○○○」發明專利之物品。
(3)依兩造所簽署之○○○契約第○條約定,請求被告給付違約金○○○元。
2.專利侵權比對分析報告(含技術分析簡表)
(1)具體指明被控侵權物品侵害系爭專利請求項何項,被控侵權物品為文義侵害或均等侵害。並提出侵權比對分析報告,將系爭專利與被控侵權物品解析成數個技術特徵要件加以比對分析,逐項製成專利侵權技術分析簡表(請參本院網站「智慧案件/專利書狀注意事項」),於簡表下再加以說明論證。
(2)若原告未提出上開侵權技術分析報告或簡表,將發函命補正。
3.證據:
(1)系爭專利證書影本。
(2)系爭專利說明書公告本(即詳細說明書)及更正本。
(3)被控侵權物品。
如被控侵權物品為被告、第三人持有或其他理由無法檢送時,應備具理由並說明該物置放地點。
(4)被控侵權物品之彩色照片,並標明各元件名稱。
(5)被控侵權物品之來源證明(例如發票)。
4.律師強制代理及合併委任專利師:
律師強制代理及合併委任專利師依智慧財產案件審理法第10條第1項第2、4款規定,因營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件,及所生其他事件之聲請,原則上當事人應委任律師為訴訟代理人。此外,如經審判長許可,亦得合併委任專利師為訴訟代理人(同法第16條參照)。
審民事訴訟事件,及所生其他事件之聲請,原則上當事人應委任律師為訴訟代理人。此外,如經
(二)第1次書狀先行-被告答辯狀
被告答辯狀所載事實及證據,應包含下列事項:
1.是否承認原告所指的被控侵權物品為己所製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口?
2.是否承認被控侵權物品落入系爭專利之專利權範圍?
3.如否認被控侵權物落入系爭專利之專利權範圍:
(1)應提出不侵權比對分析報告,將系爭專利與被控侵權物品解析成數個技術特徵要件加以比對分析,逐項製成專利侵權技術分析簡表(請參本院網站「智慧案件/專利書狀注意事項」),於簡表下再加以說明論證)。
(2)若原告已提出「專利侵權技術分析簡表」,請針對該簡表表示意見。
4.如抗辯系爭專利有應撤銷之原因時:
(1)應具體指明系爭專利權有何應撤銷之原因。如主張相關請求項有數項時,應逐項列明其應撤銷之原因及法條依據。
例如:系爭專利請求項1不具進步性,不符核准審定時專利法(即92年2月6日修正公布)第22條第4項規定。
(2)以先前技術為證據時,應提出該先前技術之書面資料,並具體指明何引證資料,足以證明系爭專利何請求項具有應撤銷之原因。
例如:乙證 1(即第○○○號「○○○」新型專利說明書)第○頁第○至○行記載:「……」,足見……為系爭專利申請前之先前技術,故系爭專利請求項1中有關○○○之技術特徵為所屬技術領域者可得輕易完成,而不具進步性。
(3)抗辯系爭專利不具新穎性、進步性時,應就系爭專利與先前技術製作比對分析報告,按請求項逐項與每一證據(或證據之組合)製成專利有效性技術分析簡表(請參本院網站「智慧案件/專利書狀注意事項」),於簡表下再加以說明論證。
如抗辯不具進步性,並應具體、詳細說明敘明何以所屬技術領域具通常知識者得以輕易完成?先前技術或引證如何教示、建議或提示動機?如為複數引證之組合,並應敘明組合之動機。
若被告未提出上開有效性技術分析報告或簡表,將發函命補正。
(4)引證內容若非本國文字,並應附本國文字之譯文。
(三)第2次書狀先行-原告就有效性抗辯之準備書狀:
1.如被告抗辯系爭專利有得撤銷之原因時,原告應就此表示意見,並按請求項逐項作成系爭專利與先前技術之比對分析報告,逐項製成專利有效性技術分析簡表(請參本院網站「智慧案件/專利書狀注意事項」),於簡表下再加以說明論證。
2.若被告已提出「專利有效性技術分析簡表」,請針對該簡表表示意見。
二、第二審專利民事侵權事件
1.主張對造侵害專利權者,
(1)應具體指明被控侵權物品侵害系爭專利請求項何項,被控侵權物品為文義侵害或均等侵害。並提出侵權比對分析報告(將系爭專利與被控侵權物品解析成數個技術特徵要件加以比對分析。逐項製成一專利侵權技術分析簡表《請參本院網站「智慧案件/專利書狀注意事項」》,於簡表下再加以說明論證)。
(2)已於第一審提出侵權技術分析報告及簡表者,得予援用。如未提出,將發函命補正。
2.否認被控侵權物落入系爭專利之專利權範圍者,
(1)應提出不侵權比對分析報告,將系爭專利與被控侵權物品解析成數個技術特徵要件加以比對分析,逐項製成一專利侵權技術分析簡表(請參本院網站「智慧案件/專利書狀注意事項」),於簡表下再加以說明論證。
(2)已於第一審提出不侵權技術分析報告及簡表者,得予援用。如未提出,將發函命補正。
3.抗辯系爭專利有應撤銷之原因者,
(1)應逐項列明其應撤銷之原因及法條依據,並具體指明何引證資料,足以證明系爭專利何請求項具有應撤銷之原因。
(2)抗辯系爭專利不具新穎性、進步性時,應就系爭專利與先前技術製作比對分析報告,按請求項逐項與每一證據(或證據之組合)製成專利有效性技術分析簡表(請參本院網站「智慧案件/專利書狀注意事項」),於簡表下再加以說明論證。
(3)如抗辯不具進步性,並應具體、詳細說明敘明何以所屬技術領域具通常知識者得以輕易完成?先前技術或引證如何教示、建議或提示動機?如為複數引證之組合,並應敘明組合之動機。
(4)若未提出上開有效性技術分析報告或簡表,將發函命補正。
4.權利人應就系爭專利有無得撤銷之原因表示意見,
(1)按請求項逐項作成系爭專利與先前技術之比對分析報告,逐項製成專利有效性技術分析簡表(請參本院網站「智慧案件/專利書狀注意事項」),於簡表下再加以說明論證。
(2)若對造已提出「專利有效性技術分析簡表」,請針對該簡表表示意見。
(3)已於第一審提出有效性技術分析報告及簡表者,得予援用。如未提出,將發函命補正。
(三)律師強制代理及合併委任專利師:
依智慧財產案件審理法第10條第1項第3、4款規定,第二審民事訴訟事件,及所生其他事件之聲請,原則上當事人應委任律師為訴訟代理人。此外,如經審判長許可,亦得合併委任專利師為訴訟代理人(同法第16條參照)。
三、兩造提出爭點整理狀-應包含下列事項:
1.系爭專利申請專利範圍之解釋。
2.被控侵權物品是否落入系爭專利之專利權範圍。
3.系爭專利有無應撤銷之原因。
4.損害賠償之計算。
四、書狀之格式、證據編號、證據清單
請參本院網站「智慧案件/審理特色/審理注意事項/一、二審民事訴訟審理共同注意事項」。
- 發布日期:112-08-30
- 更新日期:112-09-20
- 發布單位:智慧財產及商業法院法官助理室