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108年度智慧財產權相關訴訟議題暨新興技術研討會「智慧財產授權與契約」 列印

108.11.22 「智慧財產授權與契約」新聞稿

智慧財產法院於108年11月22日邀請銘傳大學財金法律系主任王偉霖教授蒞院演講,講題為「智慧財產授權與契約」。智慧財產權的授權,是他人合法利用智慧財產權之主要途徑,但雙方在簽訂授權契約時,卻未必能注意到契約文字上的若干細節而迭生爭議。

王教授以英文授權契約之範例內容進行講解,其指出授權契約主要包含四個部分:一、前言(雙方當事人身份、締約背景說明)。二、主要條款(合約必要之點、保證、遲延、解約與損害賠償)。三、附屬條款。四、合約簽名頁及附件。原則上,不論何種契約,附屬條款的內容大致相同,是值得先進行瞭解的部分。

王教授乃依其所提供之範例,就附屬條款逐一進行說明:在契約期限或更新(Duration/Renewal)條款部分,王教授特別提醒在實務上需注意是否有「automatically renew(自動更新)」等類似用語,簽約時如未審慎檢視,會造成契約無法終止的問題。在不可抗力(Act of God)條款部分,因大陸法系對於債務不履行係採取過失責任,故若契約之準據法屬大陸法系者,債務人僅需證明其不可歸責,原則上並不須要特別記載不可抗力條款,但英美法系採無過失責任,是當準據法屬英美法系者,當須明定不可抗力條款。不可抗力事件通常包含三類:自然災害(地震)、政府行為(禁運、戰爭)及眾人行為(罷工),為避免無謂紛爭,應明確訂定其範圍,實務上需特別注意條款中是否偷渡了本質上非不可抗力事件者,例如無法獲得原物料、第三人所為之行為(如竊盜)等。完整合意(Entire Agreement)條款係明定契約條款之效力優於其他書面合意內容,如提案資料、備忘錄等,其目的是在排除某些與合約本文雖無衝突但屬爭取合約過程中所承諾之事項,避免雙方日後對於履約範圍產生爭議。存續(Survivability)條款,則係約定契約屆期或終止時仍持續發生效力之條款,如爭訟相關條款,特別是契約中訂有保密條款者,當需搭配存續條款以避免營業秘密洩露。至於準據法、管轄法院及仲裁條款,除了締約雙方任一地外,亦有採取第三地者,如我國實務上常約定以香港、新加坡作為爭訟所在地,但考量到法律體系及律師費等問題,王教授建議日本應為較佳之選擇。

在主要條款部分,王教授特別提醒應將授權收益明訂為「簽約金」及「權利金」(依商品售價或獲利按比例抽取)兩筆,如僅約定簽約金,無異是由被授權人完全負擔授權後可能無獲利之風險。為確認被授權人之獲利金額,通常會約定權利人具有向被授權人核實其帳目之權限,雖很重要也常被忽略的是,委由國內外會計師事務所進行查核所需之費用在契約條款中漏未約定。另外,給付外國公司權利金時,意即該外國公司取得我國來源所得,依我國所得稅法規定需按20%扣繳率辦理扣繳,因此扣繳金額之稅金部分是否包含於權利金,當須在契約中明定。值得注意的是,如外國公司於我國境內提供「技術服務」者,可申請適用所得稅法第25條規定的優惠稅率3.75%,因此授權時如有涉及相關的技術指導或技術移轉,除了前述「簽約金」及「權利金」兩項金額外,可再約定有「技術服務費」,技術服務費部分即可適用於前述之優惠稅率。

專屬授權(exclusive license)本質上係暫時性的權利轉讓,被授權人獨有再授權及訴訟實施權,原權利人亦不得實施,此與原權利人仍保留自己實施權之獨家授權(sole license)不同。實務上如權利人要在專屬授權契約中仍保留自己實施之權利,不妨藉由契約條款之安排,約定將權利再授權(非專屬授權)給原權利人,即可達成其目的。經過王教授深入淺出的說明,與會者對於授權契約文字上易被忽略及實務上常見之爭議處均有進一步的瞭解,均感獲益良多。