裁判字號：99年度民專上字第60號

裁判日期：101年8月3日

要旨：

一、先前技術：

按90年10月24日修正公布之專利法第20條第2項關於進步性之「申請前既有之技術或知識」即「先前技術」（prior art），因我國係採申請主義國家，即指在發明專利申請前已存在之技術而言，包含已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術。本條第2項規範之目的在於發明專利申請日或優先權日之前，公眾（含所屬技術領域中具有通常知識者）經由刊物公開或使用公開所能得知之先前技術，或已為公眾所知悉之先前技術，將使發明專利不具新穎性；而申請發明專利之該技術係晚申請日或優先權日前已公開而能為公眾得知之技術，在所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，自無再予以專利之必要（最高行政法院98年度判字第1277號、99年度判字第366、1271號判決參照）。「先前技術」，包括書面、電子、網際網路、展示或使用等多種態樣，不一而足（最高行政法院99年度判字第366號判決參照）。而所稱「刊物」，係指國內、國外之雜誌、新聞紙、書籍、商品說明、傳單、海報等印刷品、具有公開性之文書或圖畫等，可供不特定之多眾足以閱覽之狀態，並不限在我國境內刊行為必要（改制前行政法院75年判字第1348號判例、最高行政法院96年度判字第1357號判決參照）。其形式並不限於打字、印刷紙本，可包含微縮影片、電子資料載體、電腦資料庫、網際網路等媒介，其為傳達技術內容所使用之方式亦不限於文字、圖式，重在是否得經由抄錄、攝影、影印、複製及其他方式向公眾公開散布、發行，足使公眾處於得以閱覽、據此判斷而得知所載技術內容之狀態，並不以公眾實際上已閱覽或已真正得知其內容為必要。

二、排除侵害、侵害防止之範圍：

1.被上訴人專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭專利之物品之權（92年2月6日修正公布之專利法第56條第1項規定參照），本得排除他人侵害專利權之行為。上訴人公司之系爭服務落入系爭專利申請專利範圍第1項，而被上訴人未提出其他證據證明上訴人公司現仍有提供系爭服務，即無現時侵害專利權之情事，被上訴人專利權之圓滿狀態未受侵害，即無法依同法第84條第1項中段規定，請求排除侵害。然因上訴人公司先前所提供之系爭服務既侵害系爭專利之專利權，以上訴人公司所擁有設計與製作線上問卷調查之專業知識與能力，且現仍繼續經營問卷調查等業務，系爭專利權客觀上日後被侵害之可能性極大，而有事先加以防範之必要，是以被上訴人依同法第84條第1項後段規定，請求防止之，即屬有據。至侵害防止之範圍，應以同法第56條第1項所定之專利權（即製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口）、及系爭服務與其他侵害系爭專利之物品為限。

2.至被上訴人於本院審理時所更正之聲明：「上訴人公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用『○○調查服務』系統，並不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口『等』其他『實質』侵害系爭專利之『系統或服務』。」其中『等』字，有「除製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口以外之其他行為」之意，已逾專利法第56條第1項所賦予發明專利之專用權範圍。又所謂「實質侵害系爭專利」之意義不明，且系爭專利申請專利範圍第1項為「物之專利」，佐以同條項之用語為「物品」，故不行為之標的物應以「侵害系爭專利之物品」為妥，爰如主文第3項所示。

三、損害賠償範圍：

1.關於本件侵害專利權損害賠償範圍之計算，被上訴人係依專利法第85條第1項第2款之規定，擇定損害賠償之計算方式。

2.因上訴人公司對外營業係有開立統一發票，足以判斷上訴人公司因系爭服務所收取之銷售數量及金額，經被上訴人請求上訴人提出96至98年度之所有統一發票以供計算損害賠償。是以本件之損害數額在客觀上有證明之可能，且衡情亦無重大困難者，即不宜以原判決及被上訴人之前開方式逕自推算其金額。

3.本件經兩造會同檢閱上訴人公司96至98年度銷貨品名為「市場調查」之發票共134紙，經上訴人確認以及本院傳喚多位證人到場，其中附表二所示屬「企業客製問卷服務」，附表三所示因無法證明而認屬系爭服務，附表四為「學生型線上服務」（即系爭服務之一種），已於前述。另因被上訴人主張本件之侵權期間係自96年11月30日上訴人公司收受原證6之律師函起，故如附表三之一所示之同年月29日以前的發票部分即非屬侵權範圍而應予排除。因此，本件上訴人公司之所得利益即提供如附表三之二、四所示之系爭服務的收入分別為5,783,247元、10,000元。

4.關於成本及必要費用之計算，雖本院當庭闡明可從財務報表中損益表之營業成本、營業費用、營業成本明細等為進一步之調查，例如請相關簽證會計師提出及製作財務報表所使用之相關憑證等資料，惟被上訴人表示可參酌上訴人公司營業成本、費用，僅須核閱上訴人公司之96至98年度發票即可等語，且於書狀中載明以96、97年度申報營業所得扣除成本後之平均淨利30%為計算標準，是本院即依被上訴人主張計算損害賠償之金額。被上訴人提出上訴人公司96至98年度經會計師查核簽證之財務報表（外放證物），此為上訴人所不爭執，其中96至98年度之損益表揭示上訴人公司96、97、98年度之營業淨利分別為29%、31%、27%，分別計算上訴人公司因提供如附表三之二、四所示之系爭服務所得收益分別為1,768,265元、3,000元（如附表五所示），故被上訴人得請求上訴人公司賠償1,771,265元。

5.被上訴人主張上訴人部分服務固不需付費，但此會增加上訴人的收入云云，惟有關侵害系爭專利權之損害賠償範圍，應以侵權的服務項目為準，至於上訴人是否因提供侵權之免費服務項目，而有其他服務收入，除有相當因果關係，否則無法列入損害賠償範圍，此亦經本院當庭諭知，然被上訴人就此未能舉證以實其說。另被上訴人就免費型服務部分，主張問卷發送對象為10,000人、每月寄發3,600種問卷、每次侵權行為100元計算云云，惟此為上訴人所否認，經本院命被上訴人舉證證明，其陳稱：另再具狀舉證等語，惟被上訴人均未提出任何證據，要無足採。

相關法條：90年10月24日修正公布專利法第20條第2項、92年2月6日修正公布專利法第56條第1項、第84條第1項、第85條第1項第2款規定

關鍵詞：先前技術、刊物、侵害防止範圍、排除侵害範圍

• 發布日期:109-11-19
• 更新日期:109-12-02
• 發布單位:智慧財產及商業法院文書科