◈ 智慧民事事件之有效性抗辯

商標權、專利權等由經濟部智慧財產局審查而特許取得之智慧財產權，其授與及剝奪，傳統上均認為係屬行政之「專權事項」，其正確性之審查，應依行政爭訟程序處理，因我國訴訟制度採民、刑事與行政訴訟二元分立之訴訟體制，以往普通民事法院審理涉及此等權利侵害之訴訟，如因當事人提出專利權、商標權有效性抗辯時，普通民事法院往往裁定停止所審理的訴訟，等待行政爭訟確定結果，因此衍生拖延普通法院終結訴訟之時程，不能對智慧財產權作有效保護之問題。

因此，智慧財產案件審理法（下稱智慧案件審理法）參考法制相近國家之比較法例，於第16條第1項明定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」明確宣示於民事侵權訴訟中，法院就智慧財產權有無應予撤銷或廢止原因之爭點，具有判斷之權限，不得以其民事訴訟之裁判，須待行政處分或行政爭訟程序之結果為據，而裁定停止訴訟程序。

法院審理後認定智慧財產權確有應予撤銷、廢止之原因時，法院得據以為對智慧財產權人不利之裁判。惟在公私法二元分立之訴訟法制下，民事訴訟應如何處理？智慧案件審理法第16條第2項明定：「智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」其意義係指民事法院僅能認為智慧財產權有撤銷、廢止原因，但不得逕行宣告智慧財產權之無效，此一判斷原則上亦僅於該訴訟發生相對之效力，並不阻止智慧財產權人於其他訴訟仍得主張其權利。

◈ 智慧刑事案件之有效性抗辯

智慧財產刑事訴訟，智慧案件審理法第30條明文準用第16條第1項之規定，則被訴侵害商標權等智慧財產權之刑事被告，自亦得以智慧財產權之授與具有瑕疵為由而否認犯罪，刑事法院亦應就其主張為實質之認定，不得裁定停止審判。於認定智慧財產權確有應撤銷或廢止之原因時，刑事法院得據以判斷其犯罪構成要件有所欠缺，而為無罪之判決。

關於商標、專利權等基於特許而取得之智慧財產權，其授與及剝奪之權限，我國向認專屬於行政權，基於權力分立原則，司法對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。因此，審理智慧財產事件之民事法院縱判斷商標、專利權確有應撤銷或廢止之原因，但商標權、專利權之撤銷或廢止，仍屬行政專權事項，法院無從於判決中逕行宣告其權利無效，此一立場不因智慧財產案件審理法（下稱智慧案件審理法）第16條第1項之制定而有更動。

智慧案件審理法第16條第2項亦僅規定法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，而非規定法院得逕行認定該智慧財產權為無效。從而，訴訟當事人即不得以上述基於特許而取得之智慧財產權之有效性爭議，依起訴、追加或反訴之方式作為獨立之訴訟標的，請求法院於裁判主文中判斷。

基此，智慧財產案件審理細則第29條特別明定：「智慧財產民事訴訟當事人，就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，提起獨立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律關係之判決，或提起反訴者，與本法第十六條規定之意旨不符，法院應駁回之。」

當事人就智慧財產權權利有效性爭點，於智慧財產民事及刑事訴訟中之主張或抗辯，以法律規定得為主張或抗辯者為限，例如已經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限等情形，於實體法上既已規定不得再行舉發或申請評定，基於誠信原則，於智慧財產民事及刑事訴訟中亦不得再行爭執。

因此，智慧財產案件審理細則第28條第2項規定，依法已不得於行政爭訟程序中主張之事由，例如同一事實及證據業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限等情形，不得於智慧財產民事訴訟程序中，再行主張。

所稱同一事實及證據，係指就同一舉發或評定事由所提出之相同證據，如經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限等情形，嗣後不得於智慧財產民事訴訟程序中，再行提出主張而言。

例如：專利舉發案先後以相同之據以舉發證據主張不具進步性專利要件之同一專利權撤銷理由，或商標評定案先後以相同之據以評定證據主張均有商標法第30條第1項第10款同一條款之不得註冊之商標權撤銷理由。

智慧財產案件審理法第16條容許訴訟當事人於民事訴訟中，主張或抗辯智慧財產權應予撤銷或廢止，其意旨固在於使同一智慧財產權所生之紛爭得於同一訴訟程序中一次解決。惟如當事人藉此提出大量有效性抗辯之事由及證據，反將造成訴訟之拖延，違反立法的本意，法院得依民事訴訟法第196條、第276條、第447條等遲延提出攻擊防禦方法相關失權規定處理。

因此，智慧財產案件審理細則第33條即明定：

1. 智慧財產民事訴訟中，關於智慧財產權應予撤銷或廢止之原因，當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院宜依民事訴訟法第196條第2項規定駁回之。
2. 關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張或抗辯。