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智慧財產及商業法院

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權利有效性認定

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  • ◈ 智慧民事事件之有效性抗辯


    商標權、專利權等由經濟部智慧財產局審查而特許取得之智慧財產權,其授與及剝奪,傳統上均認為係屬行政之「專權事項」,其正確性之審查,應依行政爭訟程序處理,因我國訴訟制度採民、刑事與行政訴訟二元分立之訴訟體制,以往普通民事法院審理涉及此等權利侵害之訴訟,如因當事人提出專利權、商標權有效性抗辯時,普通民事法院往往裁定停止所審理的訴訟,等待行政爭訟確定結果,因此衍生拖延普通法院終結訴訟之時程,不能對智慧財產權作有效保護之問題。

    因此,智慧財產案件審理法(下稱智慧案件審理法)參考法制相近國家之比較法例,於第41條第1項明定:「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者,法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷,不適用民事訴訟法、行政訴訟法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」明確宣示於民事侵權訴訟中,法院就智慧財產權有無應予撤銷或廢止原因之爭點,具有判斷之權限,不得以其民事訴訟之裁判,須待行政處分或行政爭訟程序之結果為據,而裁定停止訴訟程序。

    法院審理後認定智慧財產權確有應予撤銷、廢止之原因時,法院得據以為對智慧財產權人不利之裁判。惟在公私法二元分立之訴訟法制下,民事訴訟應如何處理?智慧案件審理法第41條第2項明定:「智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」其意義係指民事法院僅能認為智慧財產權有撤銷、廢止原因,但不得逕行宣告智慧財產權之無效,此一判斷原則上亦僅於該訴訟發生相對之效力,並不阻止智慧財產權人於其他訴訟仍得主張其權利。


    ◈ 智慧刑事案件之有效性抗辯


    智慧財產刑事訴訟,智慧案件審理法第66條明文準用第41條第1項之規定,則被訴侵害商標權等智慧財產權之刑事被告,自亦得以智慧財產權之授與具有瑕疵為由而否認犯罪,刑事法院亦應就其主張為實質之認定,不得裁定停止審判。於認定智慧財產權確有應撤銷或廢止之原因時,刑事法院得據以判斷其犯罪構成要件有所欠缺,而為無罪之判決。

    [ 112-08-29更新 ]
  • 關於商標、專利權等基於特許而取得之智慧財產權,其授與及剝奪之權限,我國向認專屬於行政權,基於權力分立原則,司法對於行政權之行使,僅得為適法性之監督,而不應越俎代庖,就行政行為自為行使。因此,審理智慧財產事件之民事法院縱判斷商標、專利權確有應撤銷或廢止之原因,但商標權、專利權之撤銷或廢止,仍屬行政專權事項,法院無從於判決中逕行宣告其權利無效。當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者,法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷,不適用民事訴訟法、行政訴訟法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定,智慧案件審理法41條第1項定有明文。

    智慧案件審理法第41條第2項亦僅規定法院認有撤銷、廢止之原因時,智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利,而非規定法院得逕行認定該智慧財產權為無效。從而,訴訟當事人即不得以上述基於特許而取得之智慧財產權之有效性爭議,依起訴、追加或反訴之方式作為獨立之訴訟標的,請求法院於裁判主文中判斷。

    基此,智慧財產案件審理細則第57條特別明定:「當事人,就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點,提起獨立之確認訴訟,或於民事訴訟中併為請求確認該法律關係,或提起反訴者,法院應駁回之。」

    [ 112-08-29更新 ]
  • 當事人就智慧財產權權利有效性爭點,於智慧財產民事及刑事案件中之主張或抗辯,以法律規定得為主張或抗辯者為限,例如已經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定,或已逾申請評定之法定期限等情形,於實體法上既已規定不得再行舉發或申請評定,基於誠信原則,於智慧財產民事及刑事案件中亦不得再行爭執。

    因此,智慧財產案件審理細則第56條第2項規定,依法已不得於行政爭訟程序中主張之事由,例如同一事實及證據業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定,或已逾申請評定之法定期限等情形,不得於智慧財產民事訴訟程序中,再行主張或抗辯。

    所稱同一事實及證據,係指就同一舉發或評定事由所提出之相同證據,如經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定,或已逾申請評定之法定期限等情形,嗣後不得於智慧財產民事訴訟程序中,再行提出主張或抗辯而言。

    例如:專利舉發案先後以相同之據以舉發證據主張不具進步性專利要件之同一專利權撤銷理由,或商標評定案先後以相同之據以評定證據主張均有商標法第30條第1項第10款同一條款之不得註冊之商標權撤銷理由。

    [ 112-08-29更新 ]
  • 智慧財產案件審理法第41條容許訴訟當事人於民事事件中,主張或抗辯智慧財產權應予撤銷或廢止,其意旨固在於使同一智慧財產權所生之紛爭得於同一訴訟程序中一次解決。惟如當事人藉此提出大量有效性抗辯之事由及證據,反將造成訴訟之拖延,違反立法的本意,法院得依民事訴訟法第196條、第276條、第447條等遲延提出攻擊防禦方法相關失權規定處理。

    因此,智慧財產案件審理細則第59條即明定:智慧財產案件審理法第41條第1項、第2項關於智慧財產權有應予撤銷或廢止原因或更正專利權範圍之攻擊或防禦方法,當事人意圖延滯訴訟,或因重大過失,逾時始行提出,而有礙訴訟之終結者,法院得依民事訴訟法第196條第2項規定駁回之。

    [ 112-08-29更新 ]
  • 當事人主張或抗辯專利權有應撤銷原因(無效事由),專利權人(包含專屬被授權人,下同)為維護系爭專利之有效性,除積極舉證反駁外,最主要之訴訟防禦方法,即藉由更正專利權範圍來排除無效事由,以確保專利權之行使,此即為實務及學理所通稱之「更正再抗辯」或「對抗主張」。

    智慧財產案件審理法(下稱智慧案件審理法)第43條第1項規定:「當事人依第41條第1項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原因,專利權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者,應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。」同一專利權所生之複數民事事件,專利權人因應個別事件當事人主張或抗辯之不同無效事由,若可分別主張相異之更正事項時,則各該民事事件之更正後專利權範圍,即存在數種可能。惟對於第三人而言,專利權範圍仍是經專利專責機關公告的專利權內容為據,倘允許專利權人毋須向專利專責機關申請更正專利權範圍,即得於訴訟上依更正後之專利權範圍為請求或主張,將使專利權範圍處於不安定狀態。因此,專利權人於民事訴訟程序主張更正再抗辯時,應先踐行向專利專責機關申請更正專利權範圍之程序。

    專利權人主張更正再抗辯之防禦方法,係為排除他造主張或抗辯專利權之無效事由,倘允許專利權人仍得以更正前之專利權範圍為請求或主張,將使得專利權人一方面以更正後之專利權範圍排除無效事由;另一方面又以更正前之專利權範圍為請求或主張,不僅造成該專利權範圍在同一訴訟程序處於不安定狀態,亦有違事理之平。故專利權人主張更正再抗辯時,應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張,俾便利後續審理程序之進行。

    專利權人如因不可歸責於己之事由,致無法向專利專責機關申請更正者,例如:另案舉發案中,專利專責機關作成專利舉發成立之審定,未經爭議訴訟判決撤銷該審定確定前,該審定之行政處分仍具有實質存續力,專利專責機關無從受理專利權人之更正申請。上開情形,專利權人既無法藉由向專利專責機關更正專利權範圍,以排除無效事由。倘其於訴訟上亦不得以欲更正專利權之範圍為請求或主張,即無從進行其他有效之攻擊防禦方法,係屬顯失公平之情形。依智慧案件審理法第43條第2項規定:「前項情形,專利權人因不可歸責於己之事由,致不得向專利專責機關申請更正,且如不許更正顯失公平者,得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍,並以之為請求或主張 」,使專利權人得以欲更正專利權之範圍為請求或主張,宜認有正當理由。例外免除專利權人必需踐行先向專利專責機關申請更正專利權範圍之程序,得逕向法院陳明欲更正之專利權範圍為請求或主張,以確保專利權人之訴訟防禦權,並有助於法院迅速、正確解決當事人間之專利民事紛爭。

    專利權人向專利專責機關申請更正專利權範圍時,事涉可否排除他造主張或抗辯之無效事由,及被控侵權物品、方法是否落入更正後之專利權範圍等爭點,專利權人自應以書狀將其更正專利權範圍,與所依據之事實及理由通知他造當事人(智慧案件審理法第43條第3項),以供他造適時對申請更正之合法性;或因不可歸責於己之事由,致不得向專利專責機關申請更正,且如不許更正顯失公平等爭點為辯論。

    法院就更正之合法性具有判斷權限,並於裁判前適度表明法律見解及開示心證(智慧案件審理法第43條第4項)。法院就更正專利權範圍認為合法時,應依更正後之專利權範圍為本案之審理(智慧案件審理法第43條第6項)。

     

    [ 112-08-29更新 ]
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