智慧財產及商業法院於113年4月12日邀請國立臺灣科技大學專利研究所劉國讚教授演講，講題為「從美國判例法探討專利實務發展」，內容涵蓋三個子題：美國專利均等破壞原則之發展與現況、專利法「已公開實施」之解釋以及新穎性的判斷，由陳駿璧院長主持。

　　首先，劉教授以美國2012年Deere v. Bush案判決理由，說明聯邦巡迴上訴法院(CAFC)已指出請求項破壞原則(vitiation)不是均等論的例外，而是證據顯示無合理的陪審團會認定兩元件構成均等的法律決定；2009年以前，美國法院對於請求項破壞原則的適用，著重請求項字義解釋或屬二元選擇者(binary choice，即字義上對立者，例如上/下、內/外等)，Rader法官曾批判過度廣泛適用全要件原則會不恰當全面吞滅均等論，並將均等侵權行為侷限為對字義侵害的重複分析；2012年之後，觀察CAFC在Brilliant Instruments v. GuideTech案及Candence v. Exela等案判決理由，可瞭解美國法院目前對於均等與否之實務見解，已不再強調字義上有無二元對立，而是以二者是否具有非實質差異或替代元件與請求項元件之功能、方式及結果相符為判斷，如無合理的陪審團會認定構成均等，法院即可認定不構成均等侵權而為即決判決(summary judgment)。

　　其次，關於美國專利法「公開使用」(in public use)之解釋，美國聯邦最高法院於1881年Egbert v. Lippmann案已揭櫫「公開使用」與所使用物品件數多寡、所知人數無關，以及未必要證明物品的內部結構被知悉等原則；另關於銷售阻擋(on sale bar)原則，美國聯邦最高法院於1998年Pfaff v. Wells Electronics案指出需滿足兩個要件：其一產品必須是商業要約出售的標的，其二發明必須準備好申請專利，但不需要已付諸實踐(reduction to practice)；另CAFC於2016年Medicines v. Hospira案大法庭判決亦指出交易的機密性並非護身符，可見美國司法實務認為出售不需要公開，也包含為出售之要約，但不包含實驗。值得反思我國專利法「公開實施」態樣中之販賣，解釋上是否應包含秘密銷售在內。

　　最後，劉教授以多件美國判例說明美國對於專利新穎性的認定，縱使先前技術係揭露小範圍的屬（上位概念），仍可能會預期(anticipate)該屬的種（下位概念）；也就是先前技術揭露了多種選擇，而專利選擇其中一部分，仍可能被認定喪失新穎性。反觀我國專利審查基準如前述情形之上、下位概念或選擇發明，都認為具有新穎性而屬進步性審查範疇，或可參考美國實務作法，縱使先前技術為上位概念或範圍較廣，已達初步證明程度，應由專利權人負舉證責任證明其下位概念或較小範圍具有可專利性。

　　透過劉教授對於美國判例深入淺出的講解，以及與我國專利審查基準的參照比較，與會者瞭解美國均等破壞原則之發展與現況，並激發對於我國專利審查實務作法的不同思考面向，此次演講在踴躍提問及熱烈互動中圓滿完成。

• 發布日期:113-04-17
• 更新日期:113-04-17
• 發布單位:智慧財產及商業法院技術審查官室