◈ 法官已知之專業知識應予當事人有辯論之機會

智慧財產法院專業化後，法官本身於個案審理時自行鑽研及同類案件經驗累積，逐漸具備具體事件相關之特殊領域專業知識；又智慧財產訴訟業已引進技術審查官制度，且得採行專家諮詢，經上開專業人士於個案向法官為意見陳述後，訴訟關係人不知法官業已獲知何等特殊專業知識，如法官未於裁判前對當事人適當揭露其專業知識上之認知及判斷，使其有表示意見之機會，將對其造成突襲性裁判，有礙當事人聽審請求權及正當程序之保障。

因此，智慧財產案件審理法（下稱智慧案件審理法）第29條第1項明定法院本身所已知，與事件判斷有關之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。

◈ 法院得適度開示心證

智慧案件審理法第29條第2項規定：「審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證。」

本規定係參照訴訟法學理，為使當事人確實掌握法官就技術問題瞭解程度，避免因不安而進行無意義訴訟行為，迅速就重要爭點與法院取得共識及促成調解，更易發揮功能。因此，智慧案件審理法特別開創訴訟法先例，明定法院心證之公開。

◈解釋申請專利範圍

智慧案件審理法第30條規定：「法院審理因專利權所生之民事訴訟事件，於解釋申請專利範圍有爭議時，宜適時依聲請或依職權界定專利權之文義範圍，並適度開示心證。」

專利權範圍，以申請專利範圍為準。而申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，通常僅就請求保護範圍為必要之敘述。因申請專利範圍之文義解釋，涉及專利權範圍之界定，即專利權人得向他人主張之權利範圍，屬法律適用之問題。又申請專利範圍應如何解釋，乃法院依職權行使之事項，無辯論主義之適用，法院不受當事人及參加人主張之拘束。倘若當事人對之有所爭執時，法院自應以請求項記載之技術內容為準，並得參酌說明書及圖式之內容，合理確定申請專利範圍界定之文義範圍，進而判斷申請專利之發明有效與否，或侵權是否成立。由於解釋申請專利範圍，乃專利民事訴訟事件之實體判斷基礎，法院宜適時依聲請或依職權表明法律見解，並適度開示心證予當事人知悉，可使訴訟程序透明，俾當事人依界定之申請專利範圍，針對權利有效性或侵權爭點，提出攻擊或防禦方法，避免突襲性裁判。

◈更正再抗辯

當事人主張或抗辯專利權有應撤銷原因（無效事由），專利權人（包含專屬被授權人，下同）為維護系爭專利之有效性，除積極舉證反駁外，最主要之訴訟防禦方法，即藉由更正專利權範圍來排除無效事由，以確保專利權之行使，此即為實務及學理所通稱之「更正再抗辯」或「對抗主張」。

依智慧案件審理法第43條第1項規定：「當事人依第41條第1項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，專利權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。」同一專利權所生之複數民事事件，專利權人因應個別事件當事人主張或抗辯之不同無效事由，若可分別主張相異之更正事項時，則各該民事事件之更正後專利權範圍，即存在數種可能。惟對於第三人而言，專利權範圍仍是經專利專責機關公告的專利權內容為據，倘允許專利權人毋須向專利專責機關申請更正專利權範圍，即得於訴訟上依更正後之專利權範圍為請求或主張，將使專利權範圍處於不安定狀態。因此，專利權人於民事訴訟程序主張更正再抗辯時，應先踐行向專利專責機關申請更正專利權範圍之程序。

專利權人主張更正再抗辯之防禦方法，係為排除他造主張或抗辯專利權之無效事由，倘允許專利權人仍得以更正前之專利權範圍為請求或主張，將使得專利權人一方面以更正後之專利權範圍排除無效事由；另一方面又以更正前之專利權範圍為請求或主張，不僅造成該專利權範圍在同一訴訟程序處於不安定狀態，亦有違事理之平。故專利權人主張更正再抗辯時，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張，俾便利後續審理程序之進行。

專利權人如因不可歸責於己之事由，致無法向專利專責機關申請更正者，例如：另案舉發案中，專利專責機關作成專利舉發成立之審定，未經爭議訴訟判決撤銷該審定確定前，該審定之行政處分仍具有實質存續力，專利專責機關無從受理專利權人之更正申請。上開情形，專利權人既無法藉由向專利專責機關更正專利權範圍，以排除無效事由。倘其於訴訟上亦不得以欲更正專利權之範圍為請求或主張，即無從進行其他有效之攻擊防禦方法，係屬顯失公平之情形。依智慧案件審理法第43條第2項規定：「前項情形，專利權人因不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平者，得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張 」，使專利權人得以欲更正專利權之範圍為請求或主張，宜認有正當理由。例外免除專利權人必需踐行先向專利專責機關申請更正專利權範圍之程序，得逕向法院陳明欲更正之專利權範圍為請求或主張，以確保專利權人之訴訟防禦權，並有助於法院迅速、正確解決當事人間之專利民事紛爭。

專利權人向專利專責機關申請更正專利權範圍時，事涉可否排除他造主張或抗辯之無效事由，及被控侵權物品、方法是否落入更正後之專利權範圍等爭點，專利權人自應以書狀將其更正專利權範圍，與所依據之事實及理由通知他造當事人(智慧案件審理法第43條第3項)，以供他造適時對申請更正之合法性；或因不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平等爭點為辯論。

當事人依智慧案件審理法第41條第1項，主張或抗辯專利權有應撤銷原因（無效事由）或專利權人依同法第43條第2項規定陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張時，法院得就該更正合法性具有判斷權限，並宜於裁判前適度表明法律見解及開示獲得之心證(同條第4項)，俾當事人應依更正前（如法院判斷更正為不合法）、或更正後（如法院判斷該更正為合法）之專利權範圍，提出權利有效性或侵權爭點之攻擊或防禦方法。

• 發布日期:112-08-23
• 更新日期:112-08-29
• 發布單位:智慧財產及商業法院法官助理室