當事人主張或抗辯專利權有應撤銷原因（無效事由），專利權人（包含專屬被授權人，下同）為維護系爭專利之有效性，除積極舉證反駁外，最主要之訴訟防禦方法，即藉由更正專利權範圍來排除無效事由，以確保專利權之行使，此即為實務及學理所通稱之「更正再抗辯」或「對抗主張」。

依智慧財產案件審理法(下稱智慧案件審理法)第43條第1項規定：「當事人依第41條第1項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，專利權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。」同一專利權所生之複數民事事件，專利權人因應個別事件當事人主張或抗辯之不同無效事由，若可分別主張相異之更正事項時，則各該民事事件之更正後專利權範圍，即存在數種可能。惟對於第三人而言，專利權範圍仍是經專利專責機關公告的專利權內容為據，倘允許專利權人毋須向專利專責機關申請更正專利權範圍，即得於訴訟上依更正後之專利權範圍為請求或主張，將使專利權範圍處於不安定狀態。因此，專利權人於民事訴訟程序主張更正再抗辯時，應先踐行向專利專責機關申請更正專利權範圍之程序。

專利權人主張更正再抗辯之防禦方法，係為排除他造主張或抗辯專利權之無效事由，倘允許專利權人仍得以更正前之專利權範圍為請求或主張，將使得專利權人一方面以更正後之專利權範圍排除無效事由；另一方面又以更正前之專利權範圍為請求或主張，不僅造成該專利權範圍在同一訴訟程序處於不安定狀態，亦有違事理之平。故專利權人主張更正再抗辯時，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張，俾便利後續審理程序之進行。

專利權人如因不可歸責於己之事由，致無法向專利專責機關申請更正者，例如：另案舉發案中，專利專責機關作成專利舉發成立之審定，未經爭議訴訟判決撤銷該審定確定前，該審定之行政處分仍具有實質存續力，專利專責機關無從受理專利權人之更正申請。上開情形，專利權人既無法藉由向專利專責機關更正專利權範圍，以排除無效事由。倘其於訴訟上亦不得以欲更正專利權之範圍為請求或主張，即無從進行其他有效之攻擊防禦方法，係屬顯失公平之情形。依智慧案件審理法第43條第2項規定：「前項情形，專利權人因不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平者，得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張 」，使專利權人得以欲更正專利權之範圍為請求或主張，宜認有正當理由。例外免除專利權人必需踐行先向專利專責機關申請更正專利權範圍之程序，得逕向法院陳明欲更正之專利權範圍為請求或主張，以確保專利權人之訴訟防禦權，並有助於法院迅速、正確解決當事人間之專利民事紛爭。

專利權人向專利專責機關申請更正專利權範圍時，事涉可否排除他造主張或抗辯之無效事由，及被控侵權物品、方法是否落入更正後之專利權範圍等爭點，專利權人自應以書狀將其更正專利權範圍，與所依據之事實及理由通知他造當事人(智慧案件審理法第43條第3項)，以供他造適時對申請更正之合法性；或因不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平等爭點為辯論。

法院就更正之合法性具有判斷權限，並於裁判前適度表明法律見解及開示心證(智慧案件審理法第43條第4項)。法院就更正專利權範圍認為合法時，應依更正後之專利權範圍為本案之審理(智慧案件審理法第43條第6項)。

• 發布日期:112-08-28
• 更新日期:112-08-29
• 發布單位:智慧財產及商業法院法官助理室